文/北京市集佳律师事务所 韩雪
本案要旨
适用商标法第十条第二款时，应当综合考虑商标标志整体上是否具有区别于地名的含义。若是，则应当认定该商标不属于商标法第十条第二款所指情形。
案情介绍
2021年12月28日，商标注册申请人株式会社LG（以下简称“申请人”）向国家知识产权局商标局（以下简称“商标局”）提交商标注册申请，申请在第 3、 9、10及38等类别的相关商品及服务上注册中文商标“
”，商标号为（以下简称“申请商标”）。
2022年3月16日，申请人收到商标局下发的《商标驳回通知书》。通知书基于《商标法》第十条第二款的规定，决定驳回第号申请商标注册申请，理由为“该标志中含“集美”为我国县级以上行政区划名称，不得作为商标使用。”
申请人对该驳回决定不服，在期限内向商标局申请复审。申请人提交的主要复审理由如下：
一、申请商标“爱尔集美研”是一个整体，其作为整体具有显著性，不应将其中的任意两个汉字单独进行识别。
二、申请商标中“爱尔集”为申请人在先知名商标“LG”的中文音译。申请人已在多个类别申请注册了“爱尔集”商标，并且部分已获准注册。考虑到“爱尔集”商标具有的一定知名度，以及中国普通大众的认读习惯，即便部分公众可能在识读申请商标的时候将其识别成2个部分，也往往只会识别成“爱尔集”和“美研”，而不会将位于商标中间部分的“集美”单独识别。
三、在类似商品/服务上众多包含“集美”的商标已获准注册。特别是近三年来，依然有相当数量包含“集美”的商标获准注册。
四、商标局审查事务三处的审查员于2022年4月7日发表在《中华商标》杂志上的署名文章《含有无其他含义的县级以上行政区划名称商标的注册情形》中指出，“无其他含义的县级以上行政区划的地名与其他要素组合，如果不会被认读为行政区划地名，整体显著性较强，不易使相关公众联想到地名，则该商标可以核准注册。”文章中列举，“‘兴和’为无其他含义的县级以上行政区划地名……第号‘周兴和’商标，第号‘裕兴和’商标，分别为个人申请，指定使用在第11、31类商品上。‘周兴和’由‘兴和’与姓氏周组合，从商标整体语义来看，‘周兴和’更像人名，‘裕兴和’也没有突出行政区划名称，不会被认读为行政区划名称，因此，‘周兴和’‘裕兴和’商标予以核准注册。”
2022年10月9日，商标局作出《关于第号“爱尔集美研”商标驳回复审决定书》，认定申请商标整体已区别于地名“集美”，故申请商标未构成《中华人民共和国商标法》第十条第二款所指情形。依照《中华人民共和国商标法》第二十八条的规定，申请商标在复审商品及复审服务上的注册申请予以初步审定。
案件评析
《商标法》第十条第二款规定：“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。”
上述禁止性规定主要考虑的因素包括，其一，商标包含这些地名通常只能表明载有该商标的产品的产地，而不能指明该产品的生产者，因而不具有商标的区别功能；其二，若申请人的住所在我国某县级以上的行政区划地名的地域以内，或其住所在公众知晓的某外国地名所及的地域内，该申请人将该区划的地名或者该外国地名作为商标注册，则会在该地名上获得排他权，这种排他权会不公平地妨碍他人在商业活动正常使用该地名；其三，若申请人的住所不在我国某县级以上的行政区划地名的地域以内或者其住所不在公众知晓的某外国地名所及的地域内，而该申请人却将该区划的地名或外国地名作为商标使用或注册，由于其提供的产品并不产于该地域，易使公众对带有这些地名的商品或提供的服务的来源产生误认，即该商标具有地理欺骗性。而《商标法》第十条第二款的相关规定，确实可以在一定程度上避免因商标不适当地包含相关地名而引起的消费者对商品的产地产生误认，从而更好地保护相关公众及其他同地域从业者的权益。
实践中，商标局对于包含县级以上行政区划的地名的商标的审查，特别是在初步审查阶段的审查趋于严格。如本案申请商标在初审阶段便被基于“爱尔集美研”中间部分的第三和第四个中文汉字为“集美”，而认定为构成《商标法》第十条第二款的规定的禁止性情形。虽然“集美”的确为福建省厦门市的一个行政区，但是笔者认为，对于包含的地名文字的商标，特别是同时还包含其他具有显著性的文字的商标，应从商标整体构成角度出发，考虑该商标包含的地名文字与其他文字相结合，其整体构成是否有别于地名，不易使消费者联想到地名，亦不易导致产地误认。而不应当机械地将凡是包含相关地名文字的商标一概归于《商标法》第十条第二款所禁止的情形。这种断章取义的做法显然不符合《商标法》第十条第二款的立法初衷。
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第六条也规定“商标标志由县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名和其他要素组成，如果整体上具有区别于地名的含义，人民法院应当认定其不属于商标法第十条第二款所指情形。”
因此，当申请商标由于各种原因而包含了县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名时，在提交商标注册申请之前，申请人可基于商标的整体文字构成自行进行可注册性的分析。若判断其整体上仍具有区别于地名的其他含义或者该地名与商标包含其他文字结合整体具有显著特征的，仍然可以尝试提交商标注册申请，即便在商标初步审查中遇到驳回，还可以在商标驳回复审程序中通过提交相关理由说明及证据材料尝试获得注册。
此外，包含地名的商标若该地名文字具有其他含义且含义强于地名含义的、地名作为集体商标或证明商标的组成部分的、地名与其他具备显著特征的要素相互独立，或地名仅起真实表示申请人所在地作用的，仍然可被认定不构成《商标法》第十条第二款的禁止性规定。
参考文献
【1】《国家知识产权局关于第号“爱尔集美研”商标驳回复审决定书》
【2】2022年4月7日，《中华商标》，《含有无其他含义的县级以上行政区划名称商标的注册情形》，李云凤
【3】2022年4月14 日，企红网 ，《县级以上行政区划的地名不得作为商标使用和商标注册》
